Блог

Рид патент

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) — результаты творческой деятельности человека независимо от способа и формы их выражения и области использования: неохраноспособные, охраноспособные и охраняемые (не являются объектами гражданского оборота ст. 129 ГК РФ)

Охраноспособные РИД — РИД, которые могут стать объектами интеллектуальной собственности либо в силу их государственной регистрации (объекты патентного права) или в силу введения в отношении них специального режима тайны/ конфиденциальности (секреты производства (ноу-хау).

Объекты интеллектуальной собственности — охраняемые РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана либо в силу самого факта их создания и выражения в объективной форме ( объекты авторского права: произведения науки, литературы, искусства; программы для ЭВМ, базы данных; объекты смежных прав; топологии интегральных микросхем; сложные объекты интеллектуальной собственности), либо после процедур госрегистрации и выдачи охранного документа (изобретения, полезные модели, промышленные образцы , селекционные достижения.) и приравненные к ним средства индивидуализации, либо в силу установления в отношении РИД специального режима конфиденциальности /коммерческой тайны — секреты производства (ноу-хау).

Актуальность:

В условиях глобализации на мировом рынке, наряду с товарами, работами и услугами, в ВТО «четвертую корзину» составляют права на результаты интеллектуальной деятельности – интеллектуальная собственность и ее доля постоянно растет (до 15% ВВП). Интеллектуальная собственность, при этом, прежде всего в научно-технической сфере, играет важнейшую роль, как механизм создания добавочной стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и организаций (через нематериальные активы) и как инвестиционный ресурс (где под залог интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии). При этом, структура этого сектора рынка в ВТО также изменилась: до 70% продаж в последнее десятилетие составляют беспатентные лицензионные продажи (т.е. права на ноу-хау, авторские и смежные права).

В то же время, сегодня учет результатов интеллектуальной деятельности в вузах, институтах и предприятиях России ведется только по 3-5 видам из 20, при этом из них охраноспособные – до 30%, а охраняемые – до 7%.

В единой федеральной базе данных НИОКР, проведенных в РФ с 1982г. по 1.01.2016г., зарегистрировано около 1,3 млн. НИР и ОКР, где за последние годы на 10 НИОКР приходится по данным официального госучета менее 1 полученного результата интеллектуальной деятельности (потенциального объекта интеллектуальной собственности), чего нет нигде в мире.

В Москве при ежегодном до 2012г. бюджетном финансировании НИОКР из городского бюджета (3-5 млрд. руб.) в городской казне практически отсутствуют нематериальные активы, а также информация о полученных при бюджетном финансировании РИД, которые можно безвозмездно использовать в интересах инновационного развития города.

В целом, внешняя инновационная активность научных организаций и вузов оценивается по числу публикаций, диссертаций, монографий, семинаров (т.е. объектам авторского права), тогда как внутренний учет ведется преимущественно по объектам патентного права, подлежащим государственной регистрации, но без оценки коммерциализации прав на них.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, когда учитывается то, что не продается, а то, что продается на мировом рынке, в России зачастую не учитывается.

Результат оказания услуги РНИИИС:

  • проведение инвентаризации всех видов (обязательной, в т.ч. при приватизации, инициативной , проектной и т.п.);
  • систематизация и анализ существующих рисков, выявленных в ходе и по результатам инвентаризации, и помощь заказчику в минимизации их последствий;
  • постановка эффективной учетной политики результатов интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и прав на них, включая выявление, идентификацию РИД, в т.ч. в составе научно-технической документации и распределения прав на них;
  • комплексная экспертиза выявленных РИД, патентный поиск (при необходимости) и рекомендации по их правовой охране;
  • отбор коммерчески значимых РИД для последующей реализации.
  • Вместо бездумного патентования всего, что не продается («патент ради патента»), вы получаете основу для принятия грамотных управленческих решений по дальнейшему закреплению прав на РИД, а также основу для формирования грамотной учетной политики и как основы привлечения дополнительных инвестиций через использование интеллектуальной собственности как ликвидных активов.

Оглавление:

Патентные пулы в законодательстве США

В целях сокращения транзакционных издержек, возникающих при заключении отдельных лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного права, в законодательстве об интеллектуальной собственности зарубежных стран широкое распространение получили патентные пулы. Данный правовой институт пока не нашел отражения в российском законодательстве. Однако, в силу принципа свободы договора и общего диспозитивного начала частного права создание патентных пулов возможно и в России, и представляет интерес для российских корпоративных юристов, работающих в сфере инноваций. Рассмотрим опыт законодательства и правоприменительной практики патентных пулов США в аспекте соотношения права интеллектуальной собственности и антимонопольного законодательства.

Под патентным пулом понимается объединение правообладателями принадлежащих им патентов (прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности; далее — РИД), позволяющее третьим лицам приобретать лицензии одновременно на все патенты, входящие в пул.

История патентных пулов

Возникновение и последующее применение патентных пулов в США можно разделить на три основных периода.

Во время первого периода, продолжавшегося два десятилетия с момента принятия Закона Шермана (Sherman Act, 1890), патентообладатели фактически получили «иммунитет» от антимонопольного законодательства. Верховный Суд США в деле Bement v. National Harrow Co. определил «общее правило абсолютной свободы» в использовании и реализации исключительных прав в соответствии с патентным законодательством.

После появления многочисленных злоупотреблений со стороны патентообладателей Верховный Суд США вернулся к вопросу патентных пулов и перешел к политике их ограничения. В деле International Salt Co., Inc. v. United States Верховный Суд США установил презумпцию, согласно которой владение патентом приравнивалось к получению рыночной власти. Поворот правоприменительной практики в сторону преобладания «антимонопольного подхода» и пристальное внимание государственных органов к порядку осуществления правообладателями своих прав привели к сокращению применения патентных пулов.

В 1986 г. было рассмотрено дело Windsurfing Int’l, Inc. v. AMF, Inc.1, в котором суд отменил презумпцию о том, что патент предоставляет рыночную власть ее правообладателю, и встал на позицию «правила разумности» (rule of reason). В 1988 г. Конгресс США провел реформу патентного законодательства и официально устранил презумпцию злоупотребления патентными правами. В 1995 г. Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия выпустили новое руководство по лицензированию интеллектуальной собственности (далее — Руководящие принципы 1995 г.)

После принятия Руководящих принципов 1995 г. патентные пулы стали создаваться очень часто. В 2006 г. Верховный Суд США в деле Ill. Tool Works Inc. v. Ind. Ink, Inc.1 вынес «окончательный приговор» презумпции предоставления рыночной власти патентообладателю.

Конкурентные преимущества и риски патентных пулов

На сегодняшний день в США доминирует положительная оценка патентных пулов с точки зрения антимонопольного законодательства. В Руководящих принципах 1995 г. прямо утверждается, что исключительное право на РИД не свидетельствует о наличии у правообладателя доминирующего положения, т. к. в большинстве случаев на рынке имеются «достаточно актуальные или потенциально близкие заменители продукта, процесса или механизма, ограничивающие рыночную власть патентообладателя».

Патентные пулы позволяют разрешить следующие проблемы:

1) проблему комплементарных или дополняющих патентов (complementary patents).

РИД, на которые получены патенты, являются комплементарными, если они одновременно необходимы для создания какого‑либо продукта. Такая необходимость может возникнуть, во‑первых, когда продукт создается с использованием нескольких разнонаправленных технологий, а, во‑вторых, когда с технической точки зрения технологии являются взаимозаменяемыми, но с юридической точки зрения на каждую из них в установленном порядке получен патент. Второй вид комплементарности свидетельствует также о блокирующем характере патента;

2) проблему блокирующих патентов (blocking patents).
Если патент является блокирующим, то использование одного запатентованного РИД невозможно без использования другого.

Объединение патентов в пул нивелирует негативный эффект так называемой патентной чащи (patent thicket). Патентная чаща является следствием несовершенства патентной системы, позволяющей фактически получать патенты на сходные РИД. В результате объединения патентов происходит «очистка» блокирующих позиций.

Снижаются риски нарушений патентов и, соответственно, дорогостоящих судебных процессов, связанных с ними. Кроме того, более эффективным становится процесс ценообразования интеллектуальной собственности, сокращаются издержки на ведение переговоров с каждым патентообладателем. В результате объединения патентов в пул происходит интеграция технологий: лицензия на один существенный патент является более ценной, если лицензиат также имеет разрешения на использование других основных патентов.

Помимо конкурентного влияния, патентный пул может иметь и монополизирующий эффект, если будет использован для получения рыночной власти и извлечения монопольной прибыли.

Сегодня в американском праве выделяют следующие антимонопольные риски патентных пулов:

1) включение в патентный пул патентов‑субститутов, что может привести к необоснованному увеличению стоимости лицензии;

2) возможность ограничить стремление пользователей лицензий к собственной научно‑исследовательской деятельности за счет установления в лицензионном договоре условия о выдаче обратной лицензии (grantback);

3) возможность включения в патентный пул РИД, не являющихся необходимыми для создания технологии (non-essential patents), за которые лицензиат должен будет платить как за существенные патенты;

4) необоснованное завышение роялти за использование патентного пула.

Выяснить, какое влияние оказывает патентный пул на антимонопольное законодательство, позволяют специальные фильтры.
Для оценки патентного пула необходимо совершить следующие действия:

1) определить, ставит ли патентный пул под угрозу существование конкуренции;

2) установить, создает ли соглашение об объединении патентов в пул выгоды для конкуренции;

3) определить, являются ли лицензионное соглашение и связанные с ним процессы необходимыми для достижения конкурентных преимуществ;

4) осуществить примерный подсчет прибыли от конкурентных преимуществ, которая должна превышать любой возможный в обозримом будущем ущерб, вызванный поведением, нарушающим конкуренцию.

Если право интеллектуальной собственности, по своей сути, направлено на защиту монополии правообладателя на РИД, то антимонопольное законодательство стремится к поддержанию конкуренции. В США, несмотря на общий принцип, согласно которому интеллектуальная собственность должна рассматриваться наравне с собственностью на материальные объекты, практика судов и комментаторы продолжают утверждать, что патенты имеют особую правовую природу и требуют специального антимонопольного регулирования.

Другие публикации:  Договор няни и работодателя

Право интеллектуальной собственности и антимонопольное законодательство, используя разные методы, имеют своей целью поощрение инновационной деятельности и повышение общественного благосостояния. Для достижения данной цели США, в целом разрешая и поддерживая патентные пулы, создает определенные правовые механизмы, необходимые для пресечения и устранения последствий поведения, нарушающего конкуренцию. Подобное решение проблемы, по мнению авторов, является успешным.

  • Вадим Бородкин
    юрист практики корпоративного сопровождения бизнес‑проектов
    Юридического общества имени Александра Невского
  • Елена Черкасова
    юрист практики признания и оборота интеллектуальной собственности
    Юридического общества имени Александра Невского

Порядок прохождения экспертизы заявок на патенты (РИД)

1. Авторы представляют ученому секретарю Пестрякову П.Е. (тел. 363-51-55, вн. 9-218 , Email ):

2. Материалы рассматриваются комиссией в течение 5-ти рабочих дней.

3. Дальнейшее оформление документов по Заявке на изобретение и прохождение экспертизы в Роспатенте осуществляет патентовед Кучумова Людмила Яковлевна (8-913-469-61-78, Email ).

4. Полученный патент авторы передают на хранение ученому секретарю Института Пестрякову П.Е. (тел. 363-51-55, вн. 9-218 , Email ).

5. Годовые пошлины за поддержание в силе патентов РФ оплачиваются за счет лабораторий централизованно, в соответствии с документами, подаваемыми патентоведом Кучумовой Л.Я.

Как распорядиться РИД, созданными при участии государства и не потерять права и финансирование

Ограничения, накладываемые на распоряжение результатами интеллектуальной деятельности созданными за счет средств государства зависят от того, какие финансовые инструменты были использованы: грант, субсидия или финансирование затрат на фонд оплаты труда при выполнении госзадания. О том, как разработчики могут распоряжаться такими РИД рассказали Дмитрий Метляев, заместитель руководителя юридического департамента Фонда «Национальное интеллектуальное развитие» и Евгений Меньшиков, консультант по коммерциализации департамента управления интеллектуальной собственностью Фонда.

В ходе «Беседы о результатах интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных средств: возможности и ограничения при владении и использовании» организованной газетой «Экономика и жизнь» и Институтом развития гражданского законодательства узнали:

Есть всего четыре основания для единоличного обладания правами на РИД Российской Федерацией: если РИД изъят из оборота, если РФ принимает на себя обязательства по финансированию до стадии организации производства, если исполнитель в течении 6 месяцев после исполнения госконтракта не обеспечил правовую охрану, и если РИД создан во исполнении международных обязательств РФ. Во всех иных случаях – права закрепляются за исполнителем.

При создании РИД по госконтракту, несмотря на то, что права на него закрепляются за исполнителем, государство на протяжении всего жизненного цикла РИД может потребовать выдать лицензию на его использование другому лицу для исполнения им государственных и муниципальных услуг. Поэтому исполнитель ни в коем случае не должен выдавать исключительную лицензию на такой РИД и всегда прописывать это ограничение в лицензионных соглашениях с лицензиатами.

Прекратить поддержку патента на РИД созданный по госконтракту исполнитель может только после того, как предложит государству принять его безвозмездно. И наоборот, если права на РИД принадлежат РФ, государство тоже должно сначала предложить патент разработчику, прежде чем откажется от того, чтобы его поддерживать.

Если финансирование РИД поступало по госзаданию, распоряжение правами на него возможно только через Росимущество.

Исполняя обязанность государственного учета РИД, созданных при финансировании государства, на rosrid.ru, важно помнить, что это публичный ресурс. Поэтому имеет смысл соизмерять объем раскрытия информации с тем объемом правовой охраны, который планируется получить.

В рамках надзора за деятельностью, осуществляемой на средства государства Роспатента проверяет: правильность распределения прав на РИД, своевременность обеспечения их правовой охраны, исполнение обязанности по государственному учету. Кроме того может проверяться насколько верно и своевременно осуществляется бухгалтерский учет полученных РИД.

Все РИДы, которыми владеют бюджетные учреждения являются их собственностью, на них не распространяется режим оперативного управления.

Бюджетные учреждения – правообладатели РИД сталкиваются со сложностями при их постановке на учет. Бухгалтеры не могут применять ПБУ в рамках бюджетного учета, поэтому часто при формировании первоначальной стоимости РИД как актива приравнивают ее к сумме госсубсидии. В результате стоимость РИД оказывается завышенной, что отпугивает желающих приобрести лицензию. Чтобы избежать такой проблемы нужно создать внутренний документ, регламентирующий учет и оценку РИД.

Заказчики и исполнители РИД, а иногда и субподрядчики, могут владеть правами совместно. Чтобы избежать конфликтов им важно вовремя заключить соглашение в котором определить как будут распределяться расходы на правовую охрану и доходы от использования прав, кто на какой территории будет осуществлять патентование, а также порядок защиты прав в суде (например, договориться, что один правообладатель выступает в суде, а другой предоставляет на это доверенность). При этом важно убедиться, что все совместные правообладатели могут обеспечить неразглашение информации: в каждой организации есть пакет документов, обеспечивающий действие режима коммерческой тайны, и техническая возможность его поддержания.

Не всегда хорошо, когда при совместном правообладании РИД его ставят на баланс все правообладатели: если каждый будет это делать по полной стоимости актива, то произойдет ее мультипликация. Если активно распоряжаться патентом будет один из правообладателей, то лучше, если РИД будет учтен у него. Если предполагается распоряжение патентом всеми организациями, то при формировании первоначальной стоимости им не надо приравнивать ее к полной стоимости договора – лучше, если каждая сторона приравняет ее к сумме понесенных в ходе разработки и патентования затрат.

Объекты патентного права

Общая информация об объектах патентного права

Чтобы обеспечить правовую охрану техническому решению, либо решению внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, оно должно соответствовать всем условиям патентоспособности, установленным в статьях 1350-1352 ГК РФ для того или иного объекта.

Условия патентоспособности

Если заявляемый объект соответствует всем условиям патентоспособности, то патентная экспертиза будет завершена решением о выдаче патента. Патент – охранный документ, который удостоверяет исключительное право физического или юридического лица на объект патентного права.

Для каждого объекта патентного права установлены определенные сроки действия патента (ст. 1363 ГК РФ).

Срок действия патента на изобретение – 20 лет с даты подачи заявки.

Дополнительный патент на изобретение – для изобретений, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение разрешения, срок действия патента может быть продлен не более чем на 5 лет (Порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение и продления срока действия патента на изобретение или промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.)

Срок действия патента на полезную модель – 10 лет с даты подачи заявки.

Срок действия патента на промышленный образец – 5 лет с даты подачи заявки. Срок может быть продлен на 5 лет по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 25 лет.

Досрочное прекращение действия

Действие патента, а вместе с ним исключительное право, может быть прекращено досрочно, по следующим основаниям (ст. 1399 ГК РФ):

а) на основании заявления от патентообладателя о прекращении действия патента,

б) при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе.

В случае (б) предусматривается возможность восстановления действия патента согласно условиям, указанным в ст. 1400 ГК РФ.

Передача интеллектуальной собственности

Современная российская экономика широко использует такие термины, как интеллектуальная собственность и исключительные права на объекты нематериального характера. С возникновением понятия интеллектуальной собственности в гражданском праве начал формироваться такой институт как передача интеллектуальной собственности. При этом передача интеллектуальной собственности может быть осуществлена в разных формах, каждая из которых соответствует юридическим конструкциям, разработанным теоретиками и практиками права. Мы попытаемся подробно рассмотреть ту область отношений в сфере осуществления исключительных прав, которая связана непосредственно с передачей интеллектуальной собственности.

Передача прав на какие объекты интеллектуальной собственности возможна

Передача интеллектуальной собственности происходит умозрительно. Разумеется, в реальности невозможно передать то, что не имеет материального выражения. Само понятие интеллектуальной собственности включает в себя не только результаты интеллектуальной деятельности, но также и средства индивидуализации.

Все объекты интеллектуальной собственности испытывают потребность в правовой охране. В число таких объектов входят:

  • произведения науки, литературы и искусства;
  • программы для электронных вычислительных машин;
  • базы данных;
  • исполнения;
  • фонограммы;
  • сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
  • изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
  • секреты производства (ноу-хау);
  • фирменные наименования;
  • товарные знаки и знаки обслуживания;
  • наименования мест происхождения товаров;
  • коммерческие обозначения;

Интеллектуальные права на подлежащие охране объекты бывают имущественными и не имущественными. К первым относятся исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые позволяют их обладателю получать выгоду, пользу от владения такими правами. Эта выгода выражается в конкурентном преимуществе, в возможности извлечения прибыли путем грамотного использования объекта интеллектуальной собственности. Но гражданский кодекс предусматривает и такие конструкции как право следования, право доступа к объекту интеллектуальной собственности, а также многие другие, которые не укладываются в рамки исключительных имущественных прав.

Обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (РИД) или на средство индивидуализации (СИ) не ограничен в способах использования такого своего права. Ему доступна и передача интеллектуальной собственности. При этом и граждане, и юридические лица могут осуществлять исключительные права самостоятельно либо передавать третьим лицам только в рамках действующего законодательства. Неудивительно, что правообладатель может не только разрешать другим лицам использование РИД и СИ, но и запрещать их использование, и даже запрещать доступ к объекту права – и это легитимная мера защиты своих законных прав. При этом по умолчанию одновременное отсутствие разрешения и запрета трактуется как запрет.

Обладателем исключительного права становится любое лицо, в установленном порядке получившее свидетельство о регистрации своего товарного знака либо патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Гражданское законодательство очерчивает объем понятия «исключительное право» на РИД:

  • возможность изготовления, продажи, использования, перемещения на территорию страны товара, в создании которого применяется тот или иной РИД (изобретение, полезная модель, промышленный образец);
  • возможность производства продукции с применением технологии, методики, способа, на которые в установленном порядке получены патенты. В целях защиты запатентованной методики изготовления товаров законом установлено следующее правило: любой товар, идентичный произведенному запатентованным способом, по умолчанию также считается произведенным подлежащим защите способом, пока не будет в судебном порядке доказано обратное;
  • возможность использования устройства, работа которого подразумевает осуществление защищенной патентом технологии, способа эксплуатации;
  • совершение каких-либо манипуляций с применением способа, подлежащего патентной охране;
Другие публикации:  Федеральный закон 167-фз от 02072019

Гражданский кодекс РФ устанавливает аналогичные ограничения для отношений, связанных с использованием товарного знака:

  • только правообладателю ТЗ принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащим закону способом. Именно в силу этого единоличного режима использования право считается исключительным. Использование не ограничивается применением в рамках собственного бизнеса, но включает в себя и передачу интеллектуальной собственности, а именно товарного знака, а также его полное отчуждение;
  • главной целью существования товарного знака является индивидуализация собственной продукции либо осуществляемых работ, оказываемых услуг. Нанесение товарного знака, право на который зарегистрировано в установленном законом порядке, закрепляет коммерческую выгоду от продажи такого товара за правообладателем;

Какие различают формы передачи объектов интеллектуальной собственности

Статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в пункте первом декларирует исключительное право использования объекта интеллектуальной собственности (ОИС) за его обладателем. Пользоваться правом он может по своему усмотрению с одним лишь условием – не выходить за рамки закона. И если границы дозволенного нормами права не нарушаются, правообладатель может распоряжаться ОИС любым разрешенным способом либо позволить какому-то иному лицу использование ОИС путем передачи интеллектуальной собственности.

Результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности) могут быть переданы различными способами, условно их можно разделить на группы: коммерческие и некоммерческие. Каждый из них обладает характерной для него методологией и набором средств осуществления. В частности, некоммерческие способы оперируют некоммерческими средствами реализации – взаимодействие происходит на уровне обмена или передачи научно-технической информации либо на уровне сотрудничества.

Формой передачи практически всегда выступает договор – то есть соглашение нескольких лиц о порядке возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей между ними (пункт 1 статьи 420 ГК РФ).

Каждый договор содержит существенные условия, без которых он не мог бы существовать. В первую очередь это условия о предмете договора, во вторую – сроки и стоимость исполнения. В любом договоре должны быть зафиксированы его участники, а также права и обязанности, которые они принимают на себя добровольно для достижения своих целей. Большинство договоров содержит нормы об ответственности за нарушение его условий, однако при их отсутствии ответственность регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть договоров признается заключенными при соблюдении простой письменной формы, для других же необходима регистрация в установленном государством порядке (договор уступки прав, передачи лицензии).

Передача интеллектуальной собственности может осуществляться и без договора. Так, исключительные права могут приобретаться в порядке наследования и реорганизации юридического лица, обращения взыскания на имущество лица, являющегося обладателем ОИС. Например, право на произведение литературы, искусства, являясь исключительным, переходит по наследству к правопреемникам. В порядке наследования может переходить также исключительное смежное право на исполнение.

Универсальное правопреемство совершается при реорганизации юридического лица, документально оно выражается в подписании передаточного акта (слияние, преобразование, поглощение) или разделительного баланса (разделение, выделение). Согласно этим документам правопреемники получают и права, и обязанности в отношении всех контрагентов первоначальной организации (статья 59 ГК РФ). В таком же порядке происходит и передача интеллектуальной собственности к правопреемникам.

Право распоряжения ОИС включает также возможность использования их в качестве предмета залога, внесение в уставной либо складочный капитал хозяйственного общества (товарищества). Образуя совместное предприятие либо товарищество для совместной деятельности, его участники вносят посильные вклады для создания базы, финансового стержня нового юридического лица. И в качестве вкладов могут быть использованы не только деньги, имущество и ценные бумаги, но и исключительные права, которые имеют экономическую ценность (пункт 1 статьи 66.1 ГК РФ, статья 1042 ГК РФ).

Какой заключать договор передачи прав интеллектуальной собственности

Лицензионный договор выступает основанием для передачи прав на такие ОИС как патенты, товарные знаки. В рамках данного соглашения правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату право использования принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности в определенном объеме.

Договор об отчуждении исключительного права является соглашением, по которому исключительное право на РИД или СИ передается от правообладателя правопреемнику (приобретателю) в полном объеме. Исключительное право передается целиком, а не в части.

Договор коммерческой концессии – соглашение, на основании которого правообладатель предоставляет определенному пользователю право использования в коммерческой деятельности совокупности исключительных прав (сюда обязательно включается товарный знак и знак обслуживания, секрет производства и фирменное наименование). Передача прав может осуществляться на срок или бессрочно, но обязательно на возмездной основе.

Все договоры, которые связаны с передачей интеллектуальной собственности либо отчуждением объектов интеллектуальной собственности, обладают большим количеством спорных моментов. Они относятся к наиболее сложным гражданско-правовым договорам. В большей степени сложность обусловлена тем, что объектами выступают не предметы материального мира, а результаты интеллектуальной деятельности, которые можно лишь условно зафиксировать на материальных носителях. Их невозможно потрогать, и тем сложнее урегулировать связанные с ними правоотношения. К тому же нередко исключительные права не просто отчуждаются, а передаются для использования третьими лицами в определенных рамках и по определенным правилам.

Какие особенности имеет каждый из видов договора передачи интеллектуальной собственности

Чаще всего в гражданском деловом обороте используются такие формы передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности:

  • договоры авторского заказа;
  • лицензионные договоры;
  • договоры отчуждения исключительного права;

Договор авторского заказа – соглашение, по которому автор создает произведение литературы, искусства или науки согласно требованиям заказчика, передавая ему права использования созданного произведения. Для этого автор фиксирует свое произведение на одном из материальных носителей (статья 1288 ГК РФ). Договор обязательно заключается в двустороннем порядке, а о вознаграждении либо отсутствии такового стороны вправе договариваться по своему усмотрению.

Подобный договор может предусматривать отчуждение исключительных прав на созданные произведения либо переход части исключительных прав на использование произведения. Но может и не предусматривать никакой передачи и отчуждения вовсе.

Лицензионный договор – форма предоставления лицензиаром права лицензиату на частичное, ограниченное соглашением использование результатов интеллектуальной деятельности либо средств индивидуализации. Получатель права несет ответственность за использование предоставленного права в соответствии с условиями договора. Данное двустороннее соглашение содержит указание на перечень передаваемых в рамках исключительного права правомочий. И если какие-то варианты использования исключительного права не поименованы в договоре, по умолчанию считается, что лицензиар не разрешил их осуществление.

Важнейшее правило лицензионного договора – пользоваться исключительным правом можно только перечисленными договором способами. Все, что не разрешено делать с правом на РИД лицензиара, считается запрещенным. Для данного соглашения важна квалифицированная письменная форма.

Что касается лицензий, получаемых при использовании компьютерных программ или баз данных, то в силу их особенностей, договор заключается в иной форме. Соглашение достигается путем присоединения пользователя к тем условиям, которые правообладатель изложил в приобретенном экземпляре программы или базы данных. Пользователь не сможет завершить установку продукта на компьютер без «подписания» такого договора. Начало пользования лицензионным продуктом обозначает согласие с договором. Письменная форма здесь не требуется.

Необходимость регистрировать лицензионный договор возникает в зависимости от его предмета. Заключенный в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые были зарегистрированы на основании статьи 1232 Гражданского кодекса РФ, договор о предоставлении лицензии также подлежит государственной регистрации. Без таковой соглашение просто не будет считаться действительным.

Лицензиаром, то есть лицом, которое по договору предоставляет часть полномочий по использованию ОИС лицензиату – правополучателю, может быть только законный обладатель исключительного права.

К существенным относят те условия договора о предоставлении лицензии, которые определяют его предмет и способы использования ОИС. Чтобы обозначить предмет, нужно поименовать РИД или СИ, в отношении которых заключается договор. Право передачи интеллектуальной собственности должно быть подтверждено ссылкой на документ, удостоверяющий право лицензиара заключать такой договор (свидетельство или патент). К перечислению способов использования также нужно отнестись внимательно, потому что все, что не упомянуто в договоре, будет считаться запрещенным лицензиаром.

По умолчанию договор о выдаче лицензии является возмездным, если его безвозмездность не установлена самим договором. Будьте внимательны, при отсутствии указания в договоре на его безвозмездный характер, нужно обязательно указать на размер вознаграждения, в противном случае договор является незаключенным. Потому что порядок выплаты вознаграждения и его размер – это одно из существенных условий договоров данного вида.

А вот территория, на которой будет осуществлять свою деятельность лицензиат, используя полученную лицензию, напротив, к существенным условиям не относится. В том случае, если в условиях договора территориальные рамки действия лицензии не очерчены, считается, что лицензиар позволил лицензиату осуществлять свои права на всей территории Российской Федерации.

Лицензионный договор никогда не бывает бессрочным. И даже если в договоре нет упоминаний о сроке его действия, право пользования лицензией не может длиться дольше, чем действует само исключительное право на РИД или СИ.

Без упоминаний о сроке договор считается заключенным на пять лет. Если лицензионный договор оформляется для использования одного произведения в составе другого сложного произведения, то он считается заключенным на весь срок действия исключительного права и на всей территории его действия (при отсутствии в самом договоре указаний на конкретную территорию и срок).

Поскольку несогласованность существенных условий влечет недействительность договора, крайне важно согласовать в договоре на предоставление лицензии те условия, которые считаются для него существенными по закону (предмет, способы использования, сумма вознаграждения и порядок выплаты – в случае возмездности), а также те условия, которые стороны сами сочли существенными. При отсутствии такого согласования ФИПС откажет в регистрации договора.

Если в лицензионном договоре имеется согласие лицензиара на заключение сублицензионного договора, лицензиат может предоставить часть своих прав на использование РИД или СИ иным лицам. Но по такому договору лицензиат не вправе предоставлять более широкий круг прав, чем тот, который был предоставлен ему самому.

В рамках правового поля, регулируемого Гражданским кодексом РФ, могут действовать лицензионные договоры таких видов:

  • передача интеллектуальной собственности подразумевает предоставление лицензиаром прав использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации неограниченному количеству лицензиатов – простая, неисключительная лицензия;
  • передача интеллектуальной собственности осуществляется от одного лицензиара к одному лицензиату, который в дальнейшем не имеет права заключать сублицензионные договоры – исключительная лицензия;
Другие публикации:  Требования к обуви женской

Если в договоре нет упоминаний об исключительности предоставляемого права, то лицензия по умолчанию считается простой (неисключительной).

Каким бы ни был договор и вид передаваемой лицензии, по закону не допускается запрещать автору в дальнейшем производить аналогичные результаты интеллектуальной деятельности и отчуждать их другим лицам. И если даже в какой-либо лицензионный договор будут включены подобные условия, они будут считаться ничтожными.

Кроме передачи интеллектуальной собственности на условиях предоставляемой лицензии, существует еще вариант полного отчуждения по договору об отчуждении исключительного права. Участниками договора являются обладатель исключительного права, именуемый правообладателем, и его приобретатель. Такие договоры обычно заключаются между авторами произведений литературы, искусства, науки, технических достижений и иными лицами, которые хотят использовать такие объекты интеллектуальной собственности в коммерческих целях.

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в простой письменной форме. Но если объектом выступают изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, зарегистрированные в установленном порядке топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ, базы данных, товарные знаки, то такой договор обязательно подлежит государственной регистрации. В противном случае он будет считаться незаключенным.

Момент перехода прав по соглашению на передачу интеллектуальной собственности зависит от обязанности зарегистрировать договор. При наличии таковой права у приобретателя появляются только после регистрации в уполномоченном государственном органе, а при отсутствии – приобретатель становится полномочным лицом уже в момент заключения договора.

При нарушении условий договора на передачу интеллектуальной собственности наступают неблагоприятные последствия для нарушившей стороны. Наиболее распространенным нарушением является неисполнение приобретателем обязанности по уплате вознаграждения. В случае подобного нарушения правообладатель может подать в суд, чтобы потребовать взыскания неоплаченного вознаграждения и перевода прав приобретателя на себя. Кроме прекращения использования прав на РИД или СИ для приобретателя могут наступить неблагоприятные финансовые последствия в виде возмещения убытков.

Обязанность возмещения убытков в полном размере возникает при отсутствии существенного нарушения договора. Если же договор нарушен существенно – этот факт станет основанием для его расторжения. Существенным является такое нарушение договора, которое влечет неблагоприятные последствия для пострадавшей стороны. Настолько неблагоприятные, что она во многом лишается того, на что рассчитывала в момент заключения договора.

Договор об отчуждении исключительного права, как и лицензионный договор, по умолчанию является возмездным. И если в нем нет упоминаний о безвозмездности, тогда обязательно должно быть указание на цену либо порядок ее определения (пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса не используется в данной ситуации). При отсутствии специальных упоминаний о том, что право на РИД или СИ отчуждается безвозмездно, а также порядка определения цены, договор считается возмездным и незаключенным, так как в нем не содержится существенное его условие – цена.

В вопросе согласования условия о цене договор об отчуждении не отличается от лицензионного. Но неизменным его отличием является тот факт, что передача интеллектуальной собственности осуществляется не в части, а целиком. И не на время, а постоянно – то есть на весь срок действия правовой охраны исключительного права и на всей территории охраны.

Грамотно заключенные договоры являются основой для благополучного развития бизнеса и отсутствия судебных тяжб, способных нанести серьезный вред деловой репутации.

Зачем составлять акт передачи интеллектуальной собственности

Передача интеллектуальной собственности документально оформляется актом приема-передачи.

Несмотря на то, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит при подписании сторонами договора об отчуждении (либо после регистрации передачи в государственном органе в определенных случаях), если соглашением не предусмотрено иное (статья 1234 ГК РФ), для последующего использования права нужно иметь такое доказательство передачи как приемо-передаточный акт.

Акт приема-передачи обязательно должен быть оформлен в письменном виде, выражен на бумажном носителе в двух экземплярах, каждый из которых будет равен другому по своей юридической силе. Такой акт считается неотъемлемой частью заключенного договора. Кроме того, акт приема-передачи интеллектуальной собственности является первичным документом бухгалтерского учета, с помощью которого организация подтвердит свои расходы на приобретение ОИС.

Унифицированной формы акта приема-передачи исключительных прав не существует, форма составления его не регламентирована.

Акт можно составить в любом виде по своему усмотрению, но в деловой практике принято, чтобы в нем были прописаны:

  1. наименование документа, дата и место его составления;
  2. сведения о сторонах: Ф. И. О. представителя и основания полномочий, реквизиты;
  3. ссылка на основной договор, в соответствии с которым составлен акт приема-передачи интеллектуальной собственности;
  4. информация о передаваемых исключительных правах на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
  5. информация о документах, которые передаются одновременно с передачей исключительных прав;
  6. необязательно, но желательно указать в акте на размер вознаграждения, получаемого по договору;

Подписывая акт, стороны свидетельствуют об отсутствии взаимных претензий.

Какие существуют условия передачи прав на интеллектуальную собственность

Здесь неоднократно упоминалось о процедуре государственной регистрации передачи интеллектуальной собственности в Патентном ведомстве.

Подробно порядок госрегистрации урегулирован Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416.

Соблюдение Правил является основанием для принятия заявления на регистрацию и совершению процедурных действий по данному заявлению.

  • форма заявления установлена Правилами;
  • в заявлении указываются сведения о правообладателе, предмете договора – конкретном перечне исключительных прав. Если регистрируется соглашение об изменении или расторжении договора, нужно также индивидуализировать предмет (указать номер патента либо свидетельства, срок действия исключительного права и объем его правовой охраны). Все эти сведения должны соответствовать тем, что уже зафиксированы в реестрах ОИС;
  • заявление сопровождается предусмотренными Правилами документами процедурного характера;
  • прикладываемые документы должны недвусмысленно свидетельствовать о переходе исключительных прав;
  • передаваемые исключительные права не выходят за рамки возможностей правообладателя и правоприобретателя;
  • при отчуждении исключительного права не имеется ни малейшей вероятности того, что это действие совершается с целью введения в заблуждение потенциального покупателя либо изготовителя товара;

В пункте 17 Правил указаны основания, которые могут стать причиной для отказа в регистрации:

  • отсутствие сведений об уплате госпошлины, предусмотренной законом;
  • отсутствие ответа на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности о нарушении требований к подаваемым документам. Если в течение трех месяцев нарушения не устраняются, заявителя ожидает отказ;
  • нарушение одного из вышеперечисленных пунктов Правил подачи документов на госрегистрацию;

Вынесет ли уполномоченный орган отказ заявителю либо завершит процедуру регистрации передачи права — об этом заявитель будет уведомлен. Письменное сообщение направляется по почте по адресу, который заявитель сообщил в своем заявлении. Отправка уведомления должна произойти в срок не позднее 45 рабочих дней со дня поступления на регистрацию документов заявителя. Иными словами, вся государственная регистрация осуществляется в 45-дневный срок, исключая ситуации, когда госорган обращается к заявителю с просьбой направить дополнительные документы и предоставляет ему для этого дополнительный срок. При непоступлении таких документов Федеральная служба по интеллектуальной собственности выносит отказ. В случае исправления недостатков, допущенных при подаче документов, ФИПС регистрирует передачу интеллектуальной собственности в срок не более 45 рабочих дней с момента получения дополнительных документов.

Какие трудности вызывает передача прав на интеллектуальную собственность

Неразрывная связь между понятиями интеллектуальной собственности и инноваций не подвергается сомнению. Инновации – это ценность, которая всегда привлекает прямые инвестиции и служит инструментом развития торговли, как внутригосударственной, так и международной. Следовательно, интеллектуальная собственность выступает тем самым катализатором экономического прогресса. Особенно ярко это проявляется в таких сферах рыночной экономики как медицина, продажа продовольственных товаров, техники и электроники.

Создание инноваций должно быть направлено на производство новых качественных продуктов и развитие мировой экономики. Для инновационной деятельности крайне важно стимулировать разные формы сотрудничества – обмен опытом, передача разработок, идей, достижений разных предприятий, регионов, государств. Такая работа получила название «открытых инноваций» – она базируется на партнерстве и наличии общей цели.

В современной российской экономике предприятия сталкиваются с рядом проблем, связанных с инновациями. Самыми важными из них являются следующие:

  1. отсутствие системы управления ОИС на предприятиях, ведение работы с РИД и СИ неспециалистами;
  2. не происходит заимствование зарубежного опыта (в силу малого количества переводных источников, практически полного отсутствия профессиональных библиотек, низкой развитости процедуры подготовки кадров для работы в сфере интеллектуальной собственности);
  3. в то время как в иностранных организациях должностные лица ведут работу с ОИС на уровне Совета директоров (CIPO – Chief IP Officer), в России подобные должности не считаются престижными и высокооплачиваемыми;
  4. судебная практика по вопросам передачи интеллектуальной собственности не сформирована;
  5. не работают механизмы принуждения к раскрытию информации в судебном порядке;

Как видите, патентование интеллектуальной собственности – сложный и долгий процесс. Если вы не желаете слишком углубляться в этот вопрос или же хотите получить идеальный результат сразу, не совершая ошибок, то стоит довериться профессионалам. Если у вас нет достаточной компетенции в области передачи интеллектуальной собственности, воспользуйтесь услугами фирмы «Царская привилегия», обладающей богатым юридическим опытом. Специалисты будут контролировать весь процесс оформления документации с первых дней обращения до полной передачи права.